中国知识产权资讯网    新闻 >
从专利复审看专利申请文件撰写
发布时间:2021/9/18 12:49:00    新闻来源:中国知识产权报/中国知识产权资讯网

  每一位专利代理师都希望自己撰写的专利申请文件中的技术方案能够获得授权,同时也希望授权后的专利能够经得住无效宣告的考验,从而保障专利权人的利益。如何从专利复审案中找寻撰写经验是一个值得思考的问题。本文中,笔者从专利复审案例入手,分析涉案专利的权利要求书可专利性并提出建议,以期为行业提供参考。


  案例释义


  在国家知识产权局公布的“2020年度专利复审无效十大案件”中,笔者关注到一件名称为“一种移动电源的租借方法、系统及租借终端”(专利号:ZL201580000024.X)专利先后多次被提起无效宣告请求,最终都判定维持专利权有效。


  该专利授权文本中的权利要求1如下:


  一种移动电源的租借方法,其特征在于,所述方法包括:


  移动终端接收第一借入移动电源的指令;移动终端接收移动电源租借终端的身份识别号码;移动终端向云端服务器发送第二借入移动电源的指令,以由云端服务器判断发送第二借入移动电源的指令的用户是否有租借移动电源的权限……


  针对该专利,深圳市云充吧科技有限公司等无效宣告请求人提供了5份专利文件作为证据材料,请求部分权利要求不具备创造性。其中,权利要求1与无效宣告请求人提供的证据1相比具有区别技术特征,但无效宣告请求人认为该区别技术特征属于本领域惯用技术手段。


  不过,无效决定指出:如果将商业规则应用于不同于现有技术的应用场景中,所述商业规则与所述应用场景中的处理过程相互支持、相互作用,在处理过程中的信号走向、信息控制方式发生较大变化,进而导致处理过程产生了较大的差异,且这种应用能够获得不同于现有技术的有益效果,则该应用具有创造性。


  引发思考


  笔者从专利申请撰写和审查意见答复的角度,提出两点思考。


  一是该案的公开文本中包括6个独立权利要求。例如,权利要求11-16中撰写角度是云端服务器,保护的是云端服务器侧的移动电源的租借方法,权利要求17-22中是方法权利要求11-16对应的系统。


  该案中的移动电源的租借技术由移动终端、云端服务器和移动电源来共同配合完成,该案采用了单侧撰写的原则,以技术方案中涉及的一侧设备作为实施主体来进行技术特征的描述。具体来讲,分别从移动终端、云端服务器和移动电源的角度进行了撰写,避免了后续专利间接侵权认定困难的问题。该案涉及的移动电源的租借方法属于商业方法类专利,但该案在申请文件中限定了其应用场景具体为移动电源的租借方法,而不是一种宽泛的设备的租借方法,因此,在移动电源的租借的应用场景下,申请人具体描述了如何实现移动电源的租借的技术手段,实现了有益效果。


  二是从该案例的授权文本中可以看出,申请人将权利要求12中的部分技术特征和权利要求13中的全部技术特征加入了独立权利要求中。这是因为权利要求12中包括了是否具有权限的两种情况,申请人只将具有权限的情况加入了独立权利要求中,对于不具有权限的情况,申请人将其保留在原来的权利要求12中,从而为该技术方案争取了合适的保护范围。


  在笔者看来,在申请文件撰写过程中,如果涉及多个实体配合完成的技术方案,那么可以采取单侧撰写的原则。如果是商业方法类专利申请,为了突出商业方法应用于不同于现有技术的应用场景,那么需要限定其具体的应用场景,仅描述该具体场景下采用的技术手段,以达到相应的技术效果。如果在技术手段中存在是否两种情况的方案,为了避免后续被审查员指出不清楚的问题,那么需要详细撰写在申请文件中。


  另外,在答复审查意见时,尤其是在修改权利要求时,为了避免过度缩小保护范围,可以考虑选择是否将两种方案中的一种方案加入独立权利要求中,为技术方案争取合适的保护范围。(周春枚

 

(编辑:晏如)

 

(中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)

  
主办单位:中国知识产权报社 未经许可不得复制

ICP备案编号:京ICP备08103642号-2