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“小布岩”未能阻止“小布茗”饮茶
发布时间:2016/12/30 15:54:00    新闻来源:中国知识产权报/中国知识产权资讯网

  ——如何判断包含通用名称商标的近似性?


  围绕着核准注册在茶等商品上的一件“小布茗XIAOBUMINGCHA及图”商标(下称诉争商标),同位于江西省赣州市宁都县且字号均含有“小布”二字的一家国有事业单位与一家农民专业合作社展开了一场商标权属纷争。历时两年之余后,双方纠纷随着北京市高级人民法院作出的终审判决而告一段落。


  日前,北京市高级人民法院作出(2016)京行终4705号行政判决书,维持了北京知识产权法院撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)针对诉争商标作出的裁定,并判令商评委重新作出裁定的原审判决。此前,国营宁都县小布垦殖场林场(下称小布垦殖场林场)针对宁都县小布金叶茶业专业合作社(下称小布金叶合作社)注册在茶等商品上的诉争商标提出撤销申请,商评委经审查后作出对诉争商标予以无效宣告的裁定。


  据了解,该案诉争商标为第9049121号“小布茗XIAOBUMINGCHA及图”商标,于2011年1月提出注册申请,2012年1月被核准注册在茶、糕点、调味品等第30类商品上。经转让,诉争商标现注册人为小布金叶合作社。


  2014年3月,小布垦殖场林场针对诉争商标向商评委提出撤销注册申请,主张诉争商标的申请注册损害了小布垦殖场林场的在先商号权益;同时,诉争商标与其在先核准注册在茶叶商品上的第559743号“小布岩XIAOBUYAN及图”商标(下称引证商标)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,小布金叶合作社是小布垦殖场林场的代理人,其注册诉争商标构成对小布垦殖场林场在先知名商标的恶意抢注。


  经审查,商评委于2015年4月作出无效宣告请求裁定书认为,在茶、茶叶代用品、茶饮料商品上,诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;同时,小布金叶合作社在未经授权的情况下,以自己的名义在与茶叶相同或类似商品上将小布垦殖场林场在先使用的商标进行注册,构成我国商标法所规定的“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用”的情形。据此,商评委裁定对诉争商标予以无效宣告。


  小布金叶合作社不服商评委裁定,随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。


  北京知识产权法院经审理认为,商评委在被诉裁定中仅对诉争商标与引证商标在茶、茶叶代用品、茶饮料商品上构成使用在同一种或类似商品上的近似商标予以认定,而并未认定诉争商标与引证商标在蜂蜜、糕点、调味品等商品上构成近似商标,且并未指明构成我国商标法规定的其他应予以无效宣告的情形,但其却将诉争商标在上述商品上的注册一并予以无效宣告,缺乏事实与法律依据。据此,法院一审判决撤销商评委被诉裁定,并判令商评委重新作出裁定。


  小布金叶合作社不服原审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。


  北京市高级人民法院经审理认为,综合考虑诉争商标与引证商标的显著性、知名度、所核定使用商品的关联程度等因素,不宜将诉争商标与引证商标认定为近似商标。相应地,诉争商标在全部核定使用商品上与引证商标均不构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标,原审判决有关诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的相关认定并不准确,应予以纠正,但其裁判结论正确。据此,二审法院在纠正原审法院相关错误的基础上,对其裁判结论予以维持。(王国浩)


  行家点评:


  王华 北京恒都律师事务所 高级合伙人:该案诉争商标与引证商标文字部分均包含“小布XIAOBU”,二审判决确认二者在呼叫、读音等方面存在重叠之处,同时确认引证商标曾被认定为赣州市知名商标和江西省著名商标,即具有一定知名度,但这些均不足以撤销诉争商标的注册。主要原因在于,1989年引证商标权利人成立之前,“小布岩茶”已被相关公众作为一种绿茶的产品名称加以识别对待,相关专业书籍中还详细介绍了“小布岩茶”的品质特点、加工工艺等内容。虽未能确认达到“通用名称”的普遍使用程度,但被作为“产品名称加以识别对待”已意味着缺乏显著性,产生“类通用名称”的实际效果。加之对两件商标整体视觉效果、显著性、知名度等因素的考虑,二审法院认为不宜将诉争商标与引证商标认定为近似商标。


  该案中,缺乏显著性的商标的“禁注权”成为颇受关注的亮点。我国现行商标法通常情况下禁止缺乏显著性的商标的注册;对于缺乏显著性的且构成通用名称的商标甚至可以申请撤销或无效;对于缺乏显著性的注册商标在行使禁用权时予以限制;司法解释也规定商标确权案件中的近似认定要考虑商标的显著性。上述规定均涉及缺乏显著性的商标应否保护、保护力度强弱的问题,但实际操作时因无量化标准,故在具体案件中有张有驰。该案中,二审法院的创新性思维在于认为除缺乏显著性的部分之外的其他部分,才是商标近似比对中的显著识别部分。当缺乏显著性的部分仅作为商标的一部分,缺乏显著性的部分将不影响商标近似比对的结果,即缺乏显著性的部分在该案中不产生“禁注权”。这一比对规则的提出,量化了缺乏显著性的商标的近似比对标准,使得缺乏显著性的商标的“禁注权”范围更加明朗。


  除了标准的量化,值得关注的还包括二审判决中的委婉论证,二审法院认为不宜将诉争商标与引证商标认定为近似商标,而非直接判定不构成近似,这无疑是利弊权衡后的合理性选择。在该案特定的案件背景下,允许诉争商标注册应更能体现法律适用时的张驰有度。


  汤学丽 北京市盈科律师事务所 律师:该案的典型意义在于两审法院对诉争商标与引证商标是否构成近似的问题上所作出的不同的认定结果,其中还包含了特殊情形即两件商标中相同部分为核定使用商品的通用名称,北京市高级人民法院最终明确了此种情形应考虑的因素。


  诉争商标与引证商标核定使用商品均包含茶。根据我国商标法相关规定进行一般比对即标识是否近似的方式,较容易作出两商标构成近似的认定。但该案的特殊性在于两件商标包含了相同的文字部分,而该部分又是核定使用商品的通用名称。


  一审法院发现了该案的特殊性所在,指出了“茗”与“岩”分别有指代“茶”的普遍用法,在此认识下,一审法院综合诉争商标与引证商标读音和文字构成相近、茶叶图形元素相同的理由,认定两件商标构成近似。


  但一审法院在上述核定使用商品的通用名称上存在认定不全面的瑕疵,二审法院对此进行了事实与认定上的纠正,其中评审证据材料的梳理及体现的客观事实起到了重要作用。小布垦殖场林场在评审中提交的荣誉证书、文献典故体现出在其成立之前“小布岩茶”已被相关公众作为一种绿茶的产品名称加以识别对待。故诉争商标与引证商标中的“小布XIAOBU”在商标整体中显著性明显较弱,对用以区分商品来源起到的作用较小。


  在此情况下,二审法院指出需考虑其他构成元素、整体效果,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所核定使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。基于此,结合标识上两件商标图形部分的差异及整体效果的区别,并考虑了商标的显著性、在案证据所体现的诉争商标和引证商标的各自知名度以及两件商标与茶叶等商品的关联程度的情况下,二审法院作出了不宜认定两件商标构成近似的判定。


  该案不仅指明了商标中包含通用名称如何比对的方式方法,而且深刻地反映出我国现行商标法第三十条不仅仅是简单地商标近似与否的比对,而是需结合个案特殊情形、对证据事实的挖掘综合考量适用的条款。

 

 (编辑:晏如) 

 

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