——评析江苏省雷允上药业有限公司诉浙江省台州市飞旭商贸有限公司商标侵权案
裁判要旨
驰名商标的司法认定，应秉持“因需认定、被动认定、个案认定”的原则，能通过普通商标侵权、不正当竞争或其他途径予以救济的，一般不再对涉案商标是否构成驰名商标进行司法认定。将他人注册商标作为企业名称，未进行商标意义上的突出使用，而是作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，应依照我国反不正当竞争法进行处理。
案情简介
涉案商标为第560667号“雷允上及图”商标，于1990年7月提出注册申请，1991年8月被核准注册，核定使用在中药成药、药用口服液等第5类商品上，目前涉案商标权利人为该案原告江苏省雷允上药业有限公司（下称雷允上公司）。
雷允上公司诉称，涉案商标先后被商务部认定为中华老字号，被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标，被国家工商行政管理局认定为驰名商标。而被告浙江省台州市飞旭商贸有限公司（原名为台州市雷允上商贸有限公司，下称飞旭公司）未经许可，于更名之前在企业名称中的字号上使用“雷允上”字样，导致相关公众产生混淆，淡化了已驰名的涉案商标“雷允上及图”的显著性，给雷允上公司造成了较大的经济损失，构成侵犯其已驰名的涉案商标权益的不正当竞争行为。据此，雷允上公司将飞旭公司诉至宁波市中级人民法院，请求法院判令飞旭公司停止侵犯其涉案驰名商标权益的不正当竞争行为，即停止在企业名称中使用“雷允上”字样，并赔偿其经济损失15万元。
法院经审理认为，首先，雷允上公司的涉案商标知名度较高，依据我国现行商标法第五十八条的规定，雷允上公司的侵权指控并不以涉案商标构成驰名商标为前提，故该案无需对涉案商标是否属于驰名商标进行认定。其次，雷允上公司并未提供飞旭公司将“雷允上”字样进行商标性使用的证据，也未提供飞旭公司将“雷允上”3字作为企业字号使用容易导致相关公众产生误认的证据，故飞旭公司的涉案行为未构成商标侵权。最后，飞旭公司作为同行业的相关经营者，理应知晓涉案商标及其知名度，但其仍然将“雷允上”3字作为企业字号加以登记和使用，主观上具有利用涉案商标知名度的故意。
据此，宁波市中级人民法院于今年6月作出一审判决，判令飞旭公司赔偿雷允上公司经济损失5万元，并驳回雷允上公司的其他诉讼请求。
法官评析
该案所涉及的法律问题主要包括以下3个方面：
第一，驰名商标的认定。司法认定驰名商标需秉持“因需认定、被动认定、个案认定”的原则。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，当事人的请求是启动驰名商标司法认定程序的前提条件之一。另外，案件的具体需要也是关键性因素，只有在涉及已注册驰名商标的跨类保护、请求停止侵犯未注册驰名商标的相关权益等案件中，才有认定驰名商标的必要。凡能通过普通商标侵权、不正当竞争或其他途径予以救济的，一般不再进行驰名商标的认定。该案中，雷允上公司持有的涉案商标知名度较高，飞旭公司将其作为企业名称中的字号使用，雷允上公司可主张适用我国现行商标法第五十八条和反不正当竞争法的相关规定，相应的侵权指控并不以驰名商标为前提，人民法院无需对涉案商标是否驰名进行认定。
第二，企业字号与注册商标权利冲突的解决。企业字号是企业名称的核心要素，也是其最显著和最重要的组成部分。虽然企业字号的基本功能在于彰显企业的身份，以免在生产经营过程中与其他商品或者服务的提供者产生混淆，而商标的基本功能在于区分不同商品或者服务的来源，但随着市场经济的深入发展，两者在使用过程中已逐渐趋同。如生产厂商将字号突出标示于产品、包装、说明书、广告及宣传册、营业场所等处，消费者同样可以区分不同企业的商品。类似情形下，字号与商标在使用上的区分越来越小。与此同时，为了使自己的商品或者服务在同类市场中脱颖而出，在选择注册字号时“傍名牌”成为一条捷径，一些当事人偷搭知名商标的“便车”，以“借船出海”的方式打开市场，或通过以时间换市场等方式追求短期效益。尤其是在我国目前的注册管理体制下，商标与字号的保护机制迥异，前者由国家工商行政管理总局商标局集中核准，后者由各地方登记机关分级核准，且现行技术尚未实现全国联网，故目前阶段还无法提供一一对应的交叉保护。该案中，飞旭公司关于其企业名称依法经过属地工商行政管理部门审查，可以证明其主观无恶意且并无过失，因而其未构成不正当竞争的抗辩理由，缺乏合理依据，不能成立。
第三，商标侵权与不正当竞争行为的界限。关于商标性使用的界定，商标的基本功能在于使相关公众通过商标识别不同商品或者服务的来源。同样，侵犯注册商标专用权的表现形式虽然五花八门，但其最主要的特征仍然是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品来源产生误认。根据我国现行商标法第四十八条规定，商标侵权行为必须是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为，非商标意义上的使用不会对他人的注册商标专用权造成损害。该案中，飞旭公司作为一家实施商品购销行为的商贸公司，销售的商品标签、外包装等处均未使用“雷允上”字样，雷允上公司亦未提供飞旭公司将“雷允上”字样用于商品包装、容器以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其它商业活动中的证据，因此飞旭公司依法不构成商标性使用。
关于侵犯注册商标专用权与不正当竞争行为的界限，有人曾经将我国反不正当竞争法和商标法的关系作了一个形象的比喻：我国反不正当竞争法好比托住冰山的海水，起着补充性的包容作用；我国商标法等单行法则好比是浮在海面上的冰山，起着具体的规制作用。换言之，在调整存在重合的侵权行为时，我国商标法等单行法需先行适用。我国商标法司法解释第一条第（一）项规定，“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于“给他人注册商标专用权造成其他损害的行为”。该案中，飞旭公司并未将“雷允上”3字从企业名称中脱离出来醒目、突出地加以使用，雷允上公司提供的在案证据亦不足以证明飞旭公司构成我国商标法及商标法司法解释规定的侵犯注册商标专用权的行为。（毛明强 洪婧 作者单位：浙江省宁波市中级人民法院）
（编辑：晏如）
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