浅谈美国继续申请制度

文章来源: 中国知识产权报/中国知识产权资讯网
发布时间: 2017/7/3 15:01:00

    美国继续申请(Continuation Application)和部分继续申请(Continuation-in-Part Application)及分案申请(Divisional Application)共同构成美国的后续申请(Continuing Application)制度。其中,继续申请制度在美国运行了近200年,对美国的专利保护产生了深刻的影响。

 

  制度受欢迎

 

  继续申请的概念最早可以追溯到19世纪的Godfrey v. Eames 案,在该案中,法院认为如果申请人在原始申请处于未决状态时,又提交了一份新申请,那么这份新的请求书将会被认为构成原始申请后的一份继续申请,该继续申请与原始申请在法律意义上属于同一份申请。此后,该案中涉及的继续申请的内容被编入1852年美国专利法的第120条。

 

  笔者认为,继续申请之所以获得美国绝大多数发明人的拥护,原因在于该制度能够保护发明人的利益,发明人可以通过提出继续申请,在原始申请公开的材料的基础上修改和增加权利要求项,精确权利要求的保护范围。此外,申请人提交一份专利申请,通常只有两次对审查意见书进行答复的机会,若两次之后还无法与审查员达成一致,那么申请人只有选择放弃专利申请或者提出上诉。而通过提交继续申请,申请人可以获得与审查员更多的沟通机会。

 

  运用较灵活

 

  美国专利法第120条确定了一件有效的继续申请必须满足的条件:1.明确指出原始申请,即继续申请不能单独存在,必须依赖于原始申请存在;2.在原始申请被授权、放弃或者终止前提出,即原始申请处于未决状态,也就是说原始专利申请程序没有终结;3.至少一名发明人包含在原始申请中,此处的发明人是指对要求保护的权利要求涉及的发明创造作出实质性贡献的人;4.原始申请应当是非临时申请;5.由与原始申请相同的说明书组成,继续申请中没有加入新的主题,若加入新的主题,申请人可以提出部分继续申请。此外,继续申请也应当缴纳足额的申请费。

 

  继续申请享有有效原始申请的申请日,且继续申请可以被无限链接,即只要继续申请链中有一件申请还处于未决状态,则均可以将该申请作为原始申请要求继续申请。例如,申请人在201033日提交了一份关于色素提取方法的专利申请(该申请一般被称为父系申请案),在201122日提交了一份继续申请A,那么,继续申请A享有父系申请的申请日,在201211日提交了一份申请B,若此时父系申请案及继续申请A都处于未决的状态,则B既可以作为父系申请案的继续申请(父系申请案也可被称为原始申请),也可以作为原始申请A(相对于继续申请B来说,AB的原始申请)的继续申请,可见原始申请包括但不限于父系申请案。一般来说,继续申请请求保护的技术方案应该得到父系申请案公开内容的支持,公开内容包括说明书、权利要求书和附图。其权利要求可以是不曾出现在父系申请案权利要求书中的内容,而仅仅被说明书所记载,这并不妨碍父系申请案对继续申请的支持。值得注意的是,继续申请的专利保护期限起算日为父系申请的申请日,即该继续申请的权利保护期限实际是缩短的。

 

  实践中,发明人提交原始专利申请后,有时为了加入对发明作出的改进,希望在继续申请案中加入原始申请中没有公开的新主题。对此,美国专利商标局允许申请人提交部分继续申请。在部分继续申请中,可以加入原始申请中没有公开的新主题,在后增加的新主题的权利保护期限依旧从父系申请案的申请日计算。

 

  需要注意的是,继续申请必须在收到最终驳回后的3个月内提出,这是由最终驳回答复期限(3个月)决定的,缴费后可延期至6个月。通常情况下,申请人会在专利案件申请期间提起继续申请。继续申请程序与非临时申请的程序相似。申请人需要提交说明书、权利要求书、附图、信息公开声明、申请的声明并签字。说明书开头部分需要注明原始申请的申请号,还应当对修改的权利要求进行编号。继续申请获准时,继续申请案会获得一个不同于原始申请的申请号,申请人可以在继续申请的基础上再次提出继续申请,但就目前司法实践来看,重复继续申请次数一般不超过两次。(李旭颖)

 

 

(编辑:蒋朔)

 

 

  (中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)

 

 

主办单位:中国知识产权报社 未经许可不得复制
ICP备案编号:京ICP备08103642号-2