在专利申请与审查的实践中，以说明书为依据与创造性判断是代理人和审查员都非常关注的问题，其中有许多内容值得深入思考。
对于以说明书为依据，我国《专利审查指南》中规定：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。”
对于创造性，我国《专利审查指南》中规定：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。”
从中可以看到，以说明书为依据与创造性的判断主体都提及了“所属技术领域的技术人员”，也就是本领域技术人员。在“创造性”一章中，《专利审查指南》给出了“所属技术领域的技术人员”的定义，并且明确了设定这一概念的目的在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。
在具体判断时，以说明书为依据的内容可以是“等同替代方式”或“明显变型方式”。虽然我国《专利审查指南》中没有明确定义“等同替代方式”和“明显变型方式”，但通过字面意思，结合《专利审查指南》相关章节的内容，可以理解为它们是所属技术领域的技术人员结合发明中的实施例容易得到的替代或变型方式。此外，所属技术领域的技术人员能够合理预测它们的性能或用途。对于创造性，《专利审查指南》提出了应当是“非显而易见”的，可以理解为：具有创造性的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员结合现有技术不容易得到的。
笔者认为，尽管二者在用语上存在区别，但判断的角度却有很多相似之处。此外，可以理解的是，二者的判断方向不同。简单地说，“以说明书为依据”是指“权利要求概括的方案基于发明实施例容易得到”，而“具备创造性”是指“发明基于现有技术发明不容易得到”。
在当前的审查工作中，对于保护范围较宽的权利要求，审查员通常更倾向于使用创造性进行评述。有时在关于创造性的审查意见中，也可以体现出审查员对于未以说明书为依据的考虑。
例如，在一个关于催化剂专利申请的审查意见中，审查员指出：“由于本申请实施例中仅给出了通式化合物中催化剂A可以用于催化烯烃聚合。本申请说明书并未记载与说明书中的催化剂A的化合物结构相差较大的权利要求1的其他通式化合物具有类似的催化烯烃聚合的效果……本领域技术人员可以通过对配体进行修饰或调整得到权利要求1的通式化合物。因此，权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性”。
通过分析可以发现，一方面，审查员已经初步认可了权利要求1中涉及催化剂A的技术方案相对于现有技术是具有创造性的。另一方面，由于其他通式化合物没有对应的实施例和效果数据，因而审查员认为涉及其他通式化合物的技术方案相对于现有技术不具有创造性。笔者认为，此类审查意见对于显而易见的判断采用了严格的标准，在答复中，申请人或代理人在考虑其他通式化合物是否显而易见的同时，也应当考虑它们是否能够得到说明书的支持。
此外，还需要考虑另一种情况，审查员在做出第一次审查意见时没有检索到合适的对比文件，仅提出权利要求1未以说明书为依据。而后，审查员在做出第二次审查意见时通过补充检索找到了可以评述权利要求1中部分技术方案的创造性的对比文件。笔者认为，在这样的情况下，如果申请人或代理人在答复第一次审查意见时，争辩权利要求1的技术方案均为实施例的等同替代方式或明显变型方式，那么，这样的陈述对于该申请的走向是不利的。审查员可以基于申请人或代理人陈述的内容，在第二次审查意见中认定权利要求1中包含的所有技术方案都不具备创造性。
对于此类情况，笔者认为，可供参考的处理方式是：在答复第一次审查意见时，尽量使用该申请说明书记载的相关技术方案进行说理。例如，通过说明工作原理或反应机理等方式，必要时可以提供补充实验证据供审查员参考，而不应贸然陈述权利要求1的技术方案均为实施例的等同替代方式或明显变型方式。
总而言之，申请人或代理人在作出答复意见时，应当对各法条可能涉及的问题尽可能考虑周全，特别是以说明书为依据与创造性的关系，避免因为片面考虑问题而陈述失当。（曲在丹）
（编辑：车兴明）
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