德国是国际专利纠纷管辖地选择的热门地。对于中国公司而言，无论是作为原告还是被告，做好在德国进行专利诉讼的应对准备是十分重要的。
笔者将择要介绍德国专利诉讼体系的主要特点以及德国专利纠纷中应予注意的一些具体问题。
充分准备应对诉讼
（一）收集证据
1. 专利侵权诉讼中的举证责任
在同为大陆法系的德国，与在中国一样，原告负有侵权举证责任，须就涉嫌的侵权行为提供证据。通常，至少要提供被告的涉嫌侵权产品或方法特征的证据，用以证明被控侵权产品或方法与所主张的专利权利要求的每一个特征相同或等同。涉及被控侵权产品或方法的证据一般要包括样品、图样或其他实物证据。
2.无诉前证据开示程序
德国法律中没有美国式的证据开示程序。然而，如果专利权人能够证明侵权的充分可能性，专利权人可以请求检查被控产品或方法，或者要求被告提供某些文件（德国专利法第140c条，德国民法典第809条）。检查请求可以在侵权诉讼程序中提出，或者在主侵权诉讼前作为独立的程序提起，为诉讼做准备。根据德国法律，检查请求可以在诉前禁令程序中予以执行。
还需要注意的是，在特殊情况下，德国法院体系接受域外获得的证据。因此，可以利用获取证据的其它有效机制来取得证据，这些证据可以用于支持在德国的侵权诉讼请求。在中国取得的照片或其他产品介绍以及现有技术文件可以在德国法院审理程序中使用。所述文件必须连同其德文译文一并提交，因为德国法院法第184条要求所有提交的文件必须为德文。
3. 专家意见
同中国法院的实践一样，专家意见在德国专利诉讼中不是必须的。在德国专利诉讼实践中，法院可以指定技术专家回答与特殊技术问题有关的询问。这些专家须严格中立并且担当法院的顾问。技术专家须出具书面报告，并通常会被要求在口头审理中陈述意见。
（二）专利的选择
依据德国专利法第145条，原告须使用与侵权产品有关的所有可能的相关专利。德国专利法第145条禁止原告基于不同的专利针对相同的侵权行为提起多个诉讼。
对于复杂情况，如果专利/单个侵权情况各异，法院可以决定将纠纷分开，在不同程序中审理。这样的做法使得即便涉及多个专利，也可以在查清侵权情况的基础上快速做出判决。
（三）诉讼当事人的选择
原告须证明其依据涉诉专利提出诉请的身份适格。原告身份并不限于是拥有专利的专利权人。如果被许可人能够证明专利权人转让了源于专利的索赔请求，并授权被许可人进行诉讼程序，被许可人也可以提起侵权诉讼。如果许可协议包括相关规定，向法院提交许可协议复印件即可。大部分诉讼当事人不希望公开详细的许可条件，因而向法院提交另行签署的独立文件。需要强调的是，这种情况不要求转让专利，转让仅限于源于专利的索赔请求。
被告可以是不同的多个受送达人。若可以证明在德国实施了侵权行为（生产、销售、进口等）或参与侵权，所有涉及侵权行为的当事人均对侵权行为负有责任。公司经理人、顾客、子公司、母公司均可涉诉，只要能够证明他们对侵权行为负有责任。被告的选择要求对其在德国市场上的行为和具体公司结构进行详细分析。如果在判决做出后，如果存在常务董事或公司董事会成员以另一家公司名义继续侵权的风险，通常也会起诉这些相关人员。
诉前联络
根据德国法律，没有在提出侵权诉讼前联系专利侵权人的法定要求。唯一的风险是，如果在起诉后被告立即承认侵权且被告不提起诉讼，根据德国民事诉讼法第93条，原告须支付诉讼费用（包括诉讼费和被告一方的代理费）。即便被告不太可能承认侵权，还是建议在提起诉讼前联系侵权人，以便查明对方是否可能援引相关现有技术文件或提出针对侵权情形的抗辩（在先使用权等）或进行和解协商。
（一）警告函
专利权人在诉讼前与侵权人联系的常规机制是警告函。警告函包括对侵权情况的描述和须由侵权人签署的消极保证条款。在警告函中，专利权人应明确如果侵权人拒绝签署所要求的声明，专利权人会提起诉讼。
根据德国法律，如果不存在侵权情况，警告函会导致民事侵权。特别是，如果警告函发给顾客，则存在实际风险。德国联邦最高法院已经规定，警告函可以被视作对收函人财产权利的侵犯，并且依据德国民法典第823条，在不同案件中已判罚损害赔偿。特别是在需要获取更多的对方产品信息来准备最终侵权分析或对专利有效性存在实质疑虑的案件中，不建议发出警告函。
（二）权利的查询
为了避免警告函的上述风险，可以向可能的侵权人发出权利查询函。这种权利查询函不包括停止侵权声明，而仅仅描述侵权情况，并包括对侵权进行讨论的邀请。
权利查询函的收函人通常会答复专利权人，但这并非其义务。如果侵权人未做出回应或没有做出适当的回复，向侵权人施加压力的下一步措施是发出警告函。
（三）反面声明判决程序和“鱼雷”行动
需要注意的是，侵权人可以提起诉讼获取反面声明判决，作为对警告函的反应。这意味着被告可以启动法院诉讼来获得其未“侵犯专利权”的判决。也可以利用反面声明判决程序确立有利的管辖或延缓法院审理程序，特别是如果反面声明判决程序在司法管辖迟缓的欧洲国家启动（所谓的“意大利鱼雷”）则更是如此。欧洲法院已经做出决定，限制将意大利鱼雷作为策略使用。然而，仍然有侵权者试图使用这一战略方法。
提起专利侵权诉讼
（一）法院管辖
1. 诉讼事项的管辖权
依据德国专利法第143条，地区法院民事法庭对所有专利纠纷享有排他性的管辖权，不论争议价值的大小。
每个地区法院均设有地区法院专门审判庭，专门审理知识产权纠纷。曼海姆和杜塞尔多夫地区法院的专利审判庭在专利纠纷审理上具有很高声誉。大部分的德国侵权案件由这两家法院审理。
2. 地方管辖权
侵权诉讼可以向被告营业地的地区法院专利审判庭（德国诉讼法第12、13和17条）或向原告可以证明的专利侵权地的地区法院专利审判庭提起（德国诉讼法第32条）。如果在德国从事了销售行为，通常所有德国专利审判庭都具有管辖权。这就允许原告选择专利诉讼审判经验丰富的法院。如上所述，大部分原告选择曼海姆或杜塞尔多夫地区法院提起专利诉讼。
（二）侵权案件中的诉讼请求
1. 申请诉前禁令
依据德国专利法第139条第（1）款，专利权人可以要求停止侵权。在违反法庭判令的情况下，这一诉求通常要连带有支付罚金的责任。
2. 支付损害赔偿金
同中国的专利体系一样，德国法律下没有处罚性的损害赔偿。德国损害赔偿体系依据的原则是，专利权人可以对其遭受的实际损害要求赔偿。计算损害赔偿的主要原则可以归纳如下：
依据德国专利法第139条第（2）款，如果被告对侵权行为的实施存在恶意或过失，须支付损害赔偿。恶意侵犯专利权要求侵权人明知专利权以及其使用专利未经授权。而在实践中，意图因素不起主要作用。侵权人是意图侵权还是仅仅因为过失侵权，对判罚的损害赔偿额通常影响很小。根据联邦最高法院的判例法，任何人在德国生产一种产品，或将其进口到德国应证明其产品是否侵犯了专利权，或应准备由专家做出的充分的分析。实际上，这就意味着任何侵犯了专利权的人，通常至少构成过失犯罪，并因此负有承担损害赔偿的义务。被告很难证明其行为至少没有过失。
根据德国法律，计算损害赔偿的方法如下：
第一种方法即所说的许可推定法：专利权人和侵权人之间视作签署了许可协议。侵权人须支付合理情况下合同双方应同意支付的许可费（联邦最高法院, GRUR，1992, 432- Control Devices I）。法庭决定作为损害赔偿计算基础的合理的专利税率，而被告须提供与侵权产品有关的涉及生产和销售行为的细节。作为许可推定法的结果，侵权人无须支付畸高的许可费作为对侵权行为的“惩罚”，而是被视作其与专利权人签署了许可协议。而从原告的角度而言，这正是许可推定法的问题所在。
确定损害赔偿的另一种可能是重获侵权人取得的收益。侵权人被视作为了专利权人的利益进行经营并获取收益。依重获收益计算的损害赔偿金额取决于与侵权产品有关的收益和生产成本所占份额。依据德国联邦最高法院判例法，侵权人仅可扣除与侵权产品的制造和销售有关的非固定成本。侵权人无权从收入中扣除间接成本。依据侵权人收益计算的损害赔偿通常高于依据许可推定法计算的损害赔偿，特别是如果涉诉产品的收益率高时。
第三种计算损害赔偿的方法是收益损失法。依据这一方法，专利权人可以就因侵权行为而丧失的其自己进行销售而应获得的收益提出要求。收益损失也可以涉及专利权人因其降低自己产品的价格而减少的收益。德国法院实践中较少采用收益损失法，因为执行这一诉求要求专利权人公开其自己的收益率。
多数原告选择许可推定法或侵权人收益法。特别是，在联邦最高法院决定不再允许侵权人从收益中扣除与侵权产品没有直接联系的间接成本后，更多地采用侵权人收益法。依侵权人收益法可得到更高的损害赔偿金额。
上述所有方法均要求提供与生产和销售行为有关的信息。因此专利侵权诉讼通常要求侵权人提供与销售、收益和所有其它与经营有关的信息和账号，用于专利权人依据上述方法之一计算损害赔偿。专利权人可以要求基于上述三项可选方法计算损害赔偿所需的所有信息，然后选择一种能够算出最高金额的方法。对三种不同方法的选择取决于专利权人的专利情况，但是所述方法不能混用或结合使用。
如果诉讼当事人不能就准确的损害赔偿金额达成共识，专利权人另行起诉，该起诉以确定准确的损害赔偿金额为限。
3. 进一步的诉求
专利权人可以提出与侵权诉讼有关的进一步的诉求：
专利权人可以要求提供有关侵权产品源头和该产品进一步销售的信息，以判定供销网络。这使得专利权人可以确定另外的侵权人，其可能是其它诉求的被送达人。
专利权人可以进一步提出销毁侵权产品的诉求（德国专利法第140a条（1）款）。
德国专利法（德国专利法第140a条（3）款）进一步赋予专利权人提出召回侵权产品诉求的权利。这意味着侵权人将被迫经由销售网络召回产品。
专利无效请求
德国专利诉讼体系的一个关键特点是侵权审理程序与无效决定分开。如上所述，侵权审理程序由地区法院进行。在侵权审理程序中，侵权人不能对涉诉专利提出无效理由，而只能向位于慕尼黑的德国专利法院提出无效诉讼。在慕尼黑德国专利法院，无效诉讼是一个独立的法院程序。如果专利的有效性未在无效程序中受到攻击，侵权法院须认可授权的专利。
向联邦专利法院提出无效程序的被告通常会要求中止侵权程序。只有在专利被无效的可能性很大时，侵权法院才会中止侵权审理程序。法院希望避免被告因策略原因而使用无效手段，即导致延期。
如果专利被法院宣告无效，该决定普遍适用而不仅是在当事人之间适用。
侵权程序的过程
根据德国法律，侵权法院程序的正常过程如下：
（一）提交诉状
原告通过提起诉讼启动法院审理程序。起诉须包括所有相关事实和与证据（产品样品、检测报告等）证实的侵权情况有关的主要法律理由。原告须预付诉讼费。
然后，法院会向被告送达诉状。
（二）交换理由概要和口头审理
根据各法院独立的实践，进一步的法院审理程序有所不同。
1. 法院会设定被告提交答辩的时限，然后安排口头审理。在口头审理之前，通常有两次或更多次的书面理由概要交换。根据相关年份案件数量，法院通常在提起诉讼后的五至九个月内安排实质的口头审理。德国有些法院会安排一个简短的初步口头审理，来讨论一些常规问题并详述审理过程。
根据德国法律，口头审理中不设陪审团，而是三名法官，他们具有法律背景而没有技术背景，但经常处理技术问题。在口头审理中，法院通常会提示其倾向于作出决定的方向。如果法院认为其已经了解了所有事实，会结束口头审理并作出决定（通常在口头审理结束后的四至八周）。如果被告因未决的无效案件而提出中止审理，法院会决定是否终止法院诉讼。如果法院认为有必要就独立的技术问题取得专家意见，会做出决定，听取专家意见。
2. 一审判决在八至十二个月内做出。然而，对于无效程序或异议程序过程中中止的侵权审理程序，侵权法院做出的决定会大大延迟，因为诉讼当事人须等待无效程序或异议程序的结果，所述程序可能需要二年或更长的时间。
3. 在法院一审判决作出后的一个月内，可以针对侵权法院的一审决定向高级地区法院上诉。上诉程序通常的平均期间为一到两年。
诉前禁令
制止专利侵权的最快方法是诉前禁令，其依据是德国民事诉讼法典（ZPO）一般规则的第935、936和940条。尽管在专利侵权中获得诉前禁令存在可能性，但可能性仅存在于特殊情况下的案件。诉前禁令的目的是使专利权人的诉求迅速得到执行，以制止侵权行为。给予其它救济，如判处损害赔偿，只能通过常规的侵权诉讼实现。专利权人可以在诉前禁令程序后或甚至同时提起常规的侵权诉讼。
（一）诉前禁令的法律条件
诉前禁令救济的请求人必须证明如果不迅速签发禁令，其专利权会受到显著妨碍。因此，此类诉求需满足的一个重要的先决条件是情势紧迫。
法院只有在确信存在所称的情势紧迫的情况下才会做出诉前禁令的决定。为了满足情势紧迫的要求，诉前禁令申请人必须在专利权人了解侵权行为后的相当短的时间内提出诉前禁令请求。德国不同的法院的实践略有不同。总体上，在一个月内提出禁令请求即可。
情势紧迫要求是在德国签发诉前禁令救济的两个重要先决条件之一，即“诉前禁令理由”。除情势紧迫条件外，法院必须考虑诉讼当事人之间的困难平衡。出于衡平考虑，须权衡当事方之间的利益。法院必须确信法律上不存在适当的救济，或者如果不签发诉前禁令，专利权人会遭受不可弥补的损害。而且，必须权衡专利权人遭受的损害和如果诉前决定错误，被控侵权人遭受的损害。
依据签发诉前禁令的第二个主要先决条件，即“签发禁令的法定权利”，只有在诉前禁令的简易程序中，在被告的侵权行为且最终侵权问题足够清楚以允许做出紧急决定的情况下，诉前禁令才会签发。特别是，请求人必须提供如下证明：
1.请求人是据以形成请求基础的专利权的真实所有人（或被许可人）。
2.被告实施了表面侵权行为，或实施侵权行为的危险逼近。
3.被告的被控侵权确实为请求人专利的保护范围所覆盖。
（二）采用保护函进行防卫
被控侵权人可以向其预计提交诉讼的法院交存“保护函”(Schutzschrift)。这一程序并没在德国的民事诉讼法典中予以规定，但已为法院所广泛接受。保护函包含对预计签发诉前禁令的异议，以及不应单方（即没有在先的庭审）签发诉前禁令的请求。
在被控侵权人能够提供充分的理由反对诉前禁令的很多情况下，保护函的确可以导致诉前禁令被驳回。情况也可能是这样，即如果被控侵权人成功地使法庭相信侵权问题还不够清楚，法院宁愿专利权人提起常规的诉讼（在同一法院）以便更详尽地处理专利侵权问题。
若被警告的一方担心签发诉前禁令，通常会快速在相关法院提交保护函。结果是法院在多数情况下不愿意仅凭单方禁令请求（而是召集口头审理）就批准立即停止侵权令。
（三）专利有效性
专利有效性属于最初提到的“诉前禁令理由”的问题。被告通常会试图使法院相信请求人的专利缺乏有效性，例如通过在慕尼黑的专利法院快速提交无效诉讼。在一些情况下，侵权人在使其侵权产品进入市场时，就已经准备好无效诉讼。
当专利的有效性存在争议时，如果无效诉讼的原告的理由足够恰当，使得侵权诉讼法官怀疑该专利难以在无效审理中被维持有效，法院将仅驳回诉前禁令申请。可以说，如果法院中止正常的诉讼程序等待针对原告专利的无效或异议程序的结果，那么法院在相同情况下将不得不驳回诉前禁令请求（因为保持诉前禁令程序是不可能的）。
（ 四）决定过程
法院可以非常快地做出反应。单方禁令可以在几天内获得。如上所述，这通常仅适用于侵权清楚的案件。另一个选择是，法院可以迅速召集双方当事人参加庭审，在一些情况下甚至在几周内进行。如果被告申请单方禁令（通过异议程序）对抗已经签发的禁令，则同样必须进行庭审。
在审理中，各方当事人必须出席并证明其各自的主张。只有证人在庭审中作证，证人证词才能被采信。
法院通常在审理后立即做出决定。一旦签发诉前禁令，其可由请求人临时执行。
（五）执行的高风险
如果诉前禁令在随后的上诉审理或以后的主要程序中被推翻，最初提出诉前禁令的请求人必须赔偿被告因执行诉前禁令而产生的任何损失。
德国专利诉讼体系为解决国际专利纠纷提供了一种有效的解决机制。因此，专利权人通常选择在德国进行首次诉讼以获得判决。由于德国专利法院做出的判决颇具美誉，因此专利权人将其用于世界范围内的其他诉讼中。
（尼尔斯·海德：GLeiss&Grosse事务所律师；董巍：北京市磐华律师事务所创始合伙人，律师、专利代理人）